29 grudnia 2021

Rejestracja znaku towarowego a prawo autorskie. Konsekwencje braku uregulowania kwestii praw autorskich do znaku towarowego

Udostępnij

Oznaczenie odróżniające może podlegać ochronie jako znak towarowy zarówno na gruncie polskich, jak i unijnych przepisów prawa. Takim oznaczeniem odróżniającym objętym ochroną prawnoznakową może być m.in. wyraz, nazwisko, rysunek, litera, forma przestrzenna lub dźwięk. Możliwe także, że dane oznaczenie objęte jest ochroną wynikającą z prawa autorskiego, o ile spełnia przesłanki do uznania go za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Co do zasady dopuszczalna jest kumulatywna ochrona znaku towarowego na gruncie odpowiednich przepisów prawa własności przemysłowej oraz przepisów prawa autorskiego. Problematyczna może być jednak sytuacja, w której uprawnionym z prawa ochronnego na znak towarowy i uprawnionym do praw autorskich są dwa różne podmioty. Planując uzyskanie rejestracji znaku towarowego dla przedsiębiorstwa warto rozważyć zagadnienia związane z ochroną oznaczenia odróżniającego jako znaku towarowego oraz utworu w świetle prawa autorskiego. Jest to ważne w kontekście możliwości rejestracji oznaczenia odróżniającego w charakterze znaku towarowego.

Znak towarowy jako utwór

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej[1], która reguluje między innymi zasady uzyskania i utrzymania ochrony znaków towarowych w Polsce, przewiduje, że przepisy tej ustawy nie uchybiają ochronie znaków towarowych określonej w innych ustawach. Jest to ogólna zasada wprowadzona przez ustawodawcę umożliwiająca kumulatywną ochronę dóbr własności przemysłowej[2]. Mogą one podlegać również ochronie na gruncie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych[3]. Przedmiotem prawa autorskiego jest z kolei każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, tj. utwór. Takim może być również w pewnych przypadkach oznaczenie odróżniające.

W przeciwieństwie do zasad ochrony dóbr własności przemysłowej na gruncie p.w.p., prawo autorskie nie wymaga uzyskania rejestracji, utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną, a ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Do utworu twórcy przysługują osobiste oraz majątkowe prawa autorskie. W orzecznictwie sądowym znajdujemy stanowisko, które przewiduje, iż podmiot autorskich praw majątkowych do znaku graficznego ma prawo decydowania o wykorzystaniu tego znaku[4].

Rejestracji w charakterze znaku towarowego podlegają nierzadko m.in. słowno-graficzne lub graficzne oznaczenia odróżniające. Przykładowo takie oznaczenia mogą podlegać kumulatywnej ochronie – zarówno jako znak towarowy, jak i utwór. W literaturze prawniczej przyjmuje się, że ochrona prawnoautorska możliwa jest zwłaszcza w odniesieniu do znaku słowno-graficznego[5]. Nie jest wykluczone, że nowe typy znaków towarowych, uwzględniające najnowsze trendy, mogą również być objęte ochroną wynikającą z prawa autorskiego.

Przedsiębiorcy używają w swojej działalności logo, które najczęściej zamawiają u grafika, a następnie rejestrują jako znak towarowy. Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych, że dla zgodnego z prawem i nienaruszającego praw autorskich twórcy korzystania z oznaczenia wykonanego przez grafika niezbędne jest odpowiednie uregulowanie kwestii autorskich praw, w tym majątkowych i wymienienie w umowie właściwych pól eksploatacji. Może być to umowa licencyjna lub umowa przenosząca prawa majątkowe autorskie, w zależności od ustaleń w danej sprawie. Wynika to z tego, że to twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Są to prawa majątkowe autorskie do utworu, które są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. W umowie powinny znaleźć się również postanowienia dotyczące autorskich praw osobistych.

Jeżeli dane oznaczenie odróżniające spełnia przesłanki do uznania go za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, to korzystanie z tego oznaczenia w działalności przedsiębiorcy bez odpowiedniego uregulowania kwestii praw autorskich prowadzić będzie do naruszenia praw twórcy oznaczenia lub podmiotu, któremu przysługują prawa majątkowe autorskie. Ma to znaczenie nie tylko dla skutecznego zgłoszenia oznaczenia odróżniającego w charakterze znaku towarowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), ale także dla nienaruszającego praw autorskich korzystania z tego oznaczenia na potrzeby przedsiębiorstwa. Niezależnie bowiem od tego, czy dane oznaczenie podlegać będzie zgłoszeniu do UPRP, jego używanie w obrocie wymaga także uregulowania możliwości korzystania z tego oznaczenia w działalności przedsiębiorstwa.

Coraz częściej przedsiębiorcy sami tworzą swój znak towarowy w oparciu o gotowe grafiki czy symbole dostępne w popularnych programach graficznych. Również tworząc samemu oznaczenie trzeba zwracać uwagę na postanowienia licencji przewidzianych w tym programach, zwłaszcza w zakresie możliwości zgłoszenia tak stworzonego oznaczenia do ochrony w charakterze znaku towarowego[6].

Brak uregulowania kwestii praw autorskich do znaku towarowego a rejestracja znaku towarowego

Zgłoszenie znaku towarowego w UPRP rozpoczyna procedurę rejestracji oznaczenia odróżniającego w tym urzędzie, która może zakończyć się decyzją przyznającą prawo ochronne na znak towarowy albo decyzją odmawiającą przyznania takiego prawa zgłaszającemu. W przypadku uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przez UPRP nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 10 lat liczonych od daty zgłoszenia, a udzielone prawo ochronne podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych. Wydanie pozytywnej decyzji przez UPRP oznacza jedynie przyznanie ochrony prawnoznakowej. Znak towarowy, jeśli spełnia przesłanki do uznania go za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, chroniony jest także jako dzieło. Jego ochrona jako utworu nie wymaga spełnienia żadnych formalności.

Procedura rejestracji znaku towarowego, obecnie analogicznie jak w przepisach unijnych, podzielona jest niejako na dwa etapy – najpierw UPRP bada istnienie bezwzględnych przeszkód rejestracji, a po tym etapie następuje okres, w którym możliwe jest złożenie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Ta zmiana została wprowadzona w polskich przepisach w 2016 r., wcześniej UPRP z urzędu brał pod uwagę zarówno bezwzględne, jak i względne przeszkody rejestracji. Obecnie twórcom lub uprawnionym do wcześniejszych praw osobistych lub majątkowych pozostaje monitorowanie zgłoszeń znaków towarowych i reagowanie na te zgłoszenia w odpowiednim terminie.

W sprzeciwie można podnosić istnienie względnych przeszkód rejestracji określonych m.in. w art. 1321 p.w.p. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego z przyczyn, o których mowa m.in. w art. 1291 ust. 4 lub w art. 1321 ust. 1-3. Po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy m.in. w przypadku znaku towarowego, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Tak będzie, gdy istnieje wcześniejsze prawo i możliwość jego naruszenia poprzez używanie znaku towarowego[7]. Słusznie podnosi się w literaturze i orzecznictwie, że UPRP ma wyłączną kognicję do dokonywania ustaleń w zakresie naruszenia praw osobistych lub majątkowych w toku rozpoznawanego sprzeciwu[8]. Nie ma tutaj znaczenia dla jakich towarów lub usług zostało dokonane zgłoszenie znaku towarowego, znamienne jest bowiem naruszenie prawa osobistego lub majątkowego, a takie może występować niezależnie od tego dla jakich towarów lub usług dokonano zgłoszenia znaku towarowego. Jak przyjmuje UPRP „podmiot wnoszący sprzeciw – domagający się ochrony praw autorskich majątkowych, jeśli sam nie jest autorem utworu, powinien przedstawić dowody na przeniesienie majątkowych praw autorskich w zakresie, w którym możliwe jest dochodzenie naruszenia w przypadku kolizji ze znakiem towarowym”[9]. Z kolei pisemna zgoda uprawnionego z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego na udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy powoduje oddalenie sprzeciwu (przewiduje takie rozwiązanie art. 133 p.w.p.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[10] w art. 5 ust. 4 lit. b) wprowadziła fakultatywną możliwość postanowienia przez państwa członkowskie, że znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku, gdy został już zarejestrowany, podlega on unieważnieniu, jeżeli i w zakresie, w jakim używanie znaku towarowego może być zabronione w związku z istnieniem wcześniejszego prawa innego niż prawa, o których mowa w ust. 2 i w lit. a) ust. 4, a w szczególności prawa do nazwiska lub nazwy, prawa do osobistego wizerunku, prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej. W p.w.p. takie rozwiązanie zostało wprowadzone w art. 1321 ust. 1 pkt 1, nawet w szerszym zakresie. Dyrektywa w 36 motywie przewiduje także: „W celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do ochrony znaków towarowych oraz zwiększenia pewności i przewidywalności prawa, procedura rejestracji znaków towarowych w państwach członkowskich powinna być efektywna i przejrzysta oraz oparta na przepisach zbliżonych do przepisów mających zastosowanie do unijnych znaków towarowych.”

O ile w przypadku bezwzględnych przeszkód rejestracji UPRP bierze je pod uwagę z urzędu, tak względne przeszkody rejestracji zgłaszane mogą być w sprzeciwie przez uprawnione do tego podmioty. Jeżeli sprzeciw nie wpłynie w ustawowo określonym terminie, to prawo ochronne na znak towarowy zostanie przyznane, o ile nie zachodzą żadne z innych przeszkód rejestracji i nie zostały zgłoszone inne sprzeciwy wobec zgłoszenia. 

W sytuacji, gdy zgłaszający nie uregulował odpowiednio z twórcą oznaczenia odróżniającego kwestii praw autorskich do tego oznaczenia, a w szczególności autorskich praw majątkowych istnieje uzasadnione ryzyko, że twórca będzie mógł wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego, o ile oznaczenie to spełnia przesłanki do uznania go za utwór w rozumieniu prawa autorskiego i być może skutecznie zablokować możliwość uzyskania ochrony na zgłoszone oznaczenie. Na rynku istnieje wiele ofert dotyczących stworzenia oznaczenia dla przedsiębiorstwa, warto jednak pamiętać nie tylko o tym, aby zamówione oznaczenie spełniało podstawowe przesłanki przyznania ochrony jako znaku towarowego, ale także o tym, aby odpowiednio zagwarantować w umowie z twórcą korzystanie z takiego oznaczenia. Pozwoli to uniknąć tym samym ryzyka wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego w tym zakresie. Istotne jest tutaj przede wszystkim prawidłowe wymienienie w umowie przenoszącej prawa majątkowe autorskie lub umowie licencyjnej pól eksploatacji.

Brak uregulowania kwestii praw autorskich do znaku towarowego a możliwość unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego

Ze względu na procedurę rejestracji znaku towarowego w UPRP możliwe jest, że oznaczenie odróżniające uzyska ochronę jako znak towarowy pomimo tego, że jego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Może dojść do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w sytuacji, gdy uprawniony podmiot nie złoży w terminie sprzeciwu wobec znaku towarowego. Nie oznacza to jednak, że raz uzyskane prawo ochronne nie może zostać unieważnione. W ustawie przewidziane są pewne warunki, przy których spełnieniu możliwe jest podważenie ważności udzielonego prawa ochronnego.

Zgodnie z art. 164 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 1291, art. 1361 oraz art. 1363 i w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 1321 ust. 1 – 3 p.w.p. Takim wcześniejszym prawem jest prawo osobiste lub majątkowe. Na to prawo może powoływać się tylko uprawniony z tego prawa oraz osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z tego prawa. 

Istnieją pewne ograniczenia związane z możliwością występowania z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego z powodu naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy. Stanie się tak, gdy przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu. Wyłączenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli uprawniony uzyskał prawo ochronne działając w złej wierze. Nie można natomiast wystąpić z wnioskiem o unieważnienie, jeżeli sprzeciw oparty na tych samych prawach wcześniejszych i na tych samych podstawach prawnych został prawomocnie oddalony. Nie ma więc sensu w tym przypadku składanie wniosku o unieważnienie udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli wcześniej złożony sprzeciw został prawomocnie oddalony.

W przepisach p.w.p. znajduje się zatem również rozwiązanie umożliwiające unieważnienie udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli mamy do czynienia z istnieniem wcześniejszych praw autorskich do znaku towarowego, a kwestia używania takiego znaku nie została odpowiednio uregulowana w umowie z jego twórcą lub podmiotem uprawnionym do autorskich praw majątkowych.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy działający na polskim i unijnym rynku planujący dokonać zgłoszenia oznaczeń odróżniających do ochrony jako znaki towarowe powinni zwracać uwagę, czy używanie ich znaku naruszać będzie prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Kwestia ta ma znaczenie w przypadku oznaczeń, które stanowią utwór, a więc mogą być objęte ochroną wynikającą z prawa autorskiego. Szczególnie ważna jest tutaj treść umowy zawartej z grafikiem i odpowiednie uregulowanie w niej kwestii praw autorskich, w tym majątkowych praw autorskich. Popełnione błędy mogą skutkować uznaniem przez UPRP wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia lub wniosku o unieważnienie udzielonego już prawa ochronnego za uzasadniony. Inwestycja w znaki towarowe przedsiębiorstwa wymaga więc zadbania również o właściwe uregulowanie kwestii praw autorskich do oznaczenia, które ma podlegać zgłoszeniu w charakterze znaku towarowego.

Marta Lampart

radca prawny, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym prawie
znaków towarowych, prawie dotyczącym przedsiębiorców, prowadzi kancelarię radcy prawnego w Krakowie, autorka bloga prawniczego Legalny znak towarowy (https://www.legalnyznaktowarowy.pl/).

Artykuł pochodzi z Biuletynu Euro Info 11/2021

Przeczytaj więcej takich artykułów w strefie Wiedzy PARP


[1] Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 324 ze zm; dalej jako: p.w.p.

[2] M. Poźniak-Niedzielska, Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych, STPP 2011, Nr 1, str. 287, § 1 (wersja elektroniczna, Legalis).

[3] Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.; dalej jako: p.a.p.p.

[4] Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 25 października 1988 r., sygn. akt: II CR 143/88, Legalis nr 26448.

[5] M. Bohaczewski, Ł. Żelechowski, Art. 1321 [Skutki zasadnego sprzeciwu], [w:] K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021, teza 49 (wersja elektroniczna, Legalis).

[6] Przykładowo wskazać można popularny program Canva i jego warunki w omawianym zakresie: https://www.canva.com/help/article/trademarks-logo [dostęp: 7.11.2021 r.].

[7] M. Witkowska, A. Michalak, Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, [w:] A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 419.

[8] M. Bohaczewski, Ł. Żelechowski, Art. 1321 [Skutki zasadnego sprzeciwu], [w:] K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021, teza 13 i 51 (wersja elektroniczna, Legalis).

[9] Wytyczne w zakresie znaków towarowych, Naruszenie praw osobistych lub majątkowych, Autorskie prawa osobiste i majątkowe, UPRP, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/naruszenie-praw-osobistych-lub-majatkowych/autorskie-prawa-osobiste-i-majatkowe, [dostęp: 7.11.2021 r.].

[10] Dz. Urz. UE L Nr 336, s. 1; dalej jako: dyrektywa 2015/2436.

Zobacz więcej podobnych artykułów